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专利实施权种类选择与国际知识产权许可
来源:特许经营律师网 林晓 律师   日期:2012-9-22    点击:2991 分享至:
    1. 中国关于专利实施权的分类
    最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的第25条对专利实施许可方式划分为:
    第一,独占实施许可,即让与人在已经许可受让人实施专利的范围内无权就同一专利再许可他人实施,并且自己亦无权实施;
    第二,排他实施许可,即让与人在已经许可受让人实施专利的范围内无权就同一专利再许可他人实施,但自己仍有权实施;
    第三,普通实施许可,即让与人在已经许可受让人实施专利的范围内仍可以就同一专利再许可他人实施,同时自己也可以实施。
    第四,再许可(Sublicense,该《解释》第25条第4款规定:“专利实施许可合同约定受让人可以再许可他人实施该专利的,认定该再许可为普通实施许可,但当事人另有约定的除外。”
    必须注意,各国有关专利实施权种类的划分和定义是不同的,在国际知识产权许可中,由于合同准据法的选择,将使对许可合同约定的实施权种类的解释产生异义。因此,在国际知识产权许可合同中,必须注重准据法国家的法律规定,对实施权进行定义,明确实施权的内容。
 
    2.  日本专利法有关专利实施权的分类
    在日本专利法上,从法律性质上可将实施权分为专用实施权和通常实施权两大类。
    专用实施权人在设定行为的范围内具有排他的实施专利发明的权利,并可以其名义对侵权者及未注册的约定实施权行使停止侵害、损害赔偿请求权(日本专利法第100条第1项)。专用实施权如不在特许厅登记,不产生作为专用实施权的效力。
    日本的专用实施权以在特许厅进行登记发生效力为要件,并且许诺人仅限定为专利权人。这一制度在国际上仅有日本存在。因而,在国际知识产权许可合同中对应于专用实施权的英文是“Senyou-jishiken in Japanese law”,而不是“Exclusive License”,因为, Exclusive License不以登记为要件。
    通常实施权不论有无登记都是具有债权性质的权利。一般情况下,通常实施权人不能单独以其名义对侵权者行使停止侵害、损害赔偿请求权。通常实施权可分为约定不再就同样范围向第三人许诺的独占的通常实施权、没有如此约定的非独占的通常实施权两类;继而,独占的通常实施权又可分为许可人自己保留实施权的“独占实施权”和不保留许可人实施权的“独占实施权”。
所以,与日本法上的通常实施权相对应的中国法上的实施权的概念,是独占实施许可和排他实施许可。
    在日本,判例和学说均认为,独占的通常实施权人对于第三人引起的专利权侵害,能直接行使损害赔偿请求权。但对于行使停止侵害请求权,判例上则有肯定与否定不同的认识。
 
    3.  国际知识产权许可的特殊性
    在国际知识产权许可中有“Exclusive License”(独占实施许可)和“Nonexclusive License”(非独占实施许可)。对于“Exclusive License”通常想定专利权人自己没有实施权,但并没有统一的认识。在美国,将保留自己实施权的“Exclusive License”称为“Sole right”。因此,在国际特许的场合,中国区域特许人(或被特许人)必须把握以下概念在合同准据法上的差异:
    ① Nonexclusive License(非独占实施许可)。
    “Nonexclusive License”意味着法律上保证对于在许可范围内的活动免于追诉,许可人可以同第三人订立多数的许可合同。在许可合同中,如果没有特别约定,许可人不承担保护被许可人利益的义务。同时,许可人可以更优惠的条件给予他人,对于来自第三人的专利侵害也不承担采取任何措施的义务。此外,许可人可以将专利权转让给第三人,受让人继受现存的许可合同。
通常,在“Nonexclusive License”场合,实施权人不能以自己的名义起诉或者参加专利权人的诉讼,也不能再许可第三人实施。
    ② Exclusive License (与中国独占实施许可的概念存有差异)。
    “Exclusive License”是指许可人默示地放弃自己实施,并且不再许可第三人实施。不过,在国际知识产权许可合同中,较为多见的是许可人保留自己实施权,此时,必须要在合同中明记。如果合同中没有明确注明,通常解释为没有自己实施权,视为默示的放弃。
    “Exclusive License”不同于我国法律上明确规定的“独占实施许可”概念,也不同于日本法上的专用实施权的概念。在德国法律上, Exclusive License的许可人与Nonexclusive License的许可人不同,不能以任何方式放弃许诺的专利。
    在诉讼方面,Exclusive License的实施权人可以自己的名义对第三人提起停止侵害、损害赔偿的诉讼请求。但是,实施权人单独提起诉讼仅限于在专利权的范围、期间等方面拥有实质权利,并且是在许可人没有进行新的实施许可条件下。如果不是这样,实施权人只能与专利权人作为共同原告,实施权人可以强迫专利权人作为原告。
    需要注意的是,通常容易产生歧义的是对“Exclusive License”的理解,是仅对唯一的被许可人许诺实施,这是误解。Exclusive License是指在合同签订以后,承担不再许可第三人实施的义务;在合同签订前,即使给予第三人Nonexclusive License也无妨。也就是说, Exclusive License的法律意义在于不再扩大已经存在的实施许可的范围和数量。
    因此,作为被许可人,应调查许可人在合同签订前是否给予他人Nonexclusive License,如果没有,应将此情况详细记入合同书中。
    ③ Sublicense(再实施许可)。
    Sublicense(再实施许可)是指被许可人可以进而向第三人进行许可的权利。
    被许可人是否有再实施权对许可人的影响很大,因而,在我国法律上的“普通实施许可”的场合,需要得到许可人的承诺。
    在国际知识产权许可合同中,常见有“non-transferable”、“non-sublicense”的表现。需要注意Transfer(权利的移转)与Sublicense(再许可)具有实质上的差异。
     在再许可的场合,被许可人自己也有实施权,而权利的转让人自己没有实施权;并且,再许可是指被许可人能够就同一项专利实施许可,许诺多数的被许可人实施,而权利的转让通常仅对一人进行。
    通过上述比较可以看出,我国法律上的“独占实施许可”与“排他实施许可”的概念近似于国际知识产权许可中的“Exclusive License”。因此,当被许可人选择“独占实施许可”或者“排他实施许可”方式时,均可以对第三人的侵权行为采取法律措施;而“普通实施许可”的概念等同于国际知识产权许可中的“Nonexclusive License”,被许可人不能以自己的名义起诉或者参加专利权人的诉讼。但是,根据前述最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》,“专利实施许可合同约定受让人可以再许可他人实施该专利的,认定该再许可为普通实施许可,但当事人另有约定的除外” 。因此,在“再许可”的场合,被许可人同样不能以自己名义单独对侵权人行使停止侵害、损害赔偿请求权。
    所以,对于特许人来说,在制定知识产权许可战略时,对实施权种类的选择也是非常重要的。
 
    4. 在知识产权许可中征收使用费的原则
    ①  使用费的征收形式
    被许可人将作为被许诺的实施权的代偿支付与许可人,通常这被称为使用费(Royalty)。使用费大体可分为两种:一种是不考虑实际效益的预付款(Down Payment)或者首付款(Initial Payment)方式;另一种则是考虑实际效益的“总量支付制”,即按照合同标的产品的产量和销售量的一定比率或者合同标的技术的使用次数等支付的方式(Running Royalty),以及定额制(Fixed-sum Royalty)。
    就“总量支付制”而言,通常采用的计付方法是,按销售量的百分比计算的“比率使用费”(Percentage Royalty)制,或者规定每件几元的“从量使用费”(Per-quantity Royalty)制。
    在选择“比率使用费”制时,实务中多采用的是自销售量中扣除包装费、运费、保险费、仓库保管费、代理费、产品流转税、关税等一定经费后的纯销售收入(Net Sales)乘以一定比率的计算方法。必须注意的是,在此种方式下,合同涉及的不只是使用费的比率,还包括自销售收入中扣除的对象内容,而可以扣除的项目内容,各个国家的会计法律规定不同。同时,由于上述“Net Selling Price” 条款涉及的内容的不确定性,在国际特许经营合同中常常需要首先对其进行定义。
    另一方面,对于被许可人来说,在注重使用费比率大小的交涉的同时,还应当关注能够成为扣除对象内容的交涉,在扣除费用方面争取的越多,客观上将起到减少使用费数额的效果。
    可以归入定额制分类中的支付方式有一揽子支付使用费(Lump-sum Royalty)方式和分期付款制。前者采取的是在合同签订时或者签订后一定时间内,支付合同期间的全额使用费;后者则是将合同期间划分为若干时段,在各个期间支付固定的金额。
    ②  最低使用费
    所谓最低使用费,是指在合同规定的期间发生的使用费总额达不到规定数额时必须支付的最低限额费用。当采取定额制时,不发生此问题。
    最低使用费的规定在独占实施许可(按照中国法的定义)以及国际知识产权许可Exclusive License中许可人不保留自己实施权时,具有特别意义。因为,在这种场合,许可人回收许可技术的开发费用、广告宣传费用、专利维持管理费用的唯一手段是自被许可人处得到使用费,如果被许可人不积极实施将使使用费减少,这对许可人影响很大。所以,在独占实施许可时,规定最低使用费,是许可人的防御手段。
此外,作为许可人的防御手段,除在合同中规定最低使用费之外,还可以考虑规定在达不到最低使用费时,有权解除合同或者从独占实施许可转为普通实施许可。
    ③  使用费征收标准的确定
    在特许经营中,通常采用固定比率使用费征收制,有关使用费率、征收办法等在特许经营合同中应有详细规定。各个特许连锁系统在使用费率上存有差异,一般为营业额的3~5%。使用费比率设定为多少较为合适,具体应综合考虑如下因素包括:本系统的盈利性,使用费是否为营业收入的主要来源,同行业其他连锁经营体系征收使用费的水平,加盟商的承担能力,以及是否会因为使用费率的设定而影响加盟募集的效果。
 

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文章评论
 污泥螺杆泵:  发表于2019-3-19 10:59:26
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